【裁判摘要】

如果在先使用者的技术本身来源于专利权人的授权许可，而非独立研发或者从他人处合法获得，则不构成独立于专利权人的在先使用,不属于先用权抗辩制度所保护的善意先用者。专利权人向合作方供应产品的零部件，由合作方进行组装生产。在专利权人终止了与合作方对涉案专利产品的供应后，合作方对涉案专利技术不再享有实施权利，不能据此主张先用权抗辩。

【关键词】

实用新型 先用权抗辩 善意 在先使用

【审判组织】

一审法院合议庭成员：于春晖、费 晓、周建康

二审法院合议庭成员：邱永清、肖海棠、喻 洁

【案例索引】

一审：深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第500号

二审：广东省高级人民法院 （2016）粤民终1790号

【案情及裁判】

深圳市华博鑫五金制品有限公司（以下简称华博鑫公司）于2012年8月24日就高波发明的方向盘底座向国家知识产权局申请实用新型专利，专利名称为“一种游戏机方向盘底座”，国家知识产权局于2013年1月9日授予华博鑫公司ZL201220422438.5号实用新型专利权，并予以授权公告。华博鑫公司按期缴纳了专利年费。

华博鑫公司指控系统电子科技（深圳）有限公司（以下简称系统电子公司）制造、销售涉嫌侵权产品，侵犯其专利权。一审法院于2014年9月4日到系统电子公司注册地址深圳市龙岗区平湖镇鹅公岭村查封了本案被控侵权产品。系统电子公司在庭审中自认其共生产被控侵权产品1万套左右。

华博鑫公司在本案请求保护ZL201220422438.5实用新型专利权利要求1-8，将被控侵权产品与本案专利进行比对，华博鑫公司、系统电子公司均认为，被控侵权产品与华博鑫公司专利1-8权利要求的技术特征相同。

系统电子公司提交涉案产品的游戏机方向盘、游戏机底座设计图电子文本截图，拟证明涉案产品的设计图在申请日以前已经完成。系统电子公司与德国客户达成共识，由系统电子公司向德国客户提供涉案产品的游戏机方向盘及其底座，系统电子公司已完成生产相同产品的准备。

华博鑫公司于2014年7月16日向一审法院提起诉讼，请求判令：1.系统电子公司立即停止制造、销售侵权产品；2.系统电子公司销毁库存成品、半成品；3.系统电子公司赔偿华博鑫公司的经济损失及制止侵权所支付的合理费用人民币20万元。

深圳市中级人民法院一审认为，本案中，系统电子公司提交的先用权证据有产品设计图、被控产品部件的采购资料、被控产品部件的送货单、华博鑫公司出具的保证书、与华博鑫公司之间的产品部件供应关系、被控产品包装的采购资料、零件规格检验书、海关出口凭证、增值税发票等证据，已经形成了完整的证据链，足以证明系统电子公司在华博鑫公司专利申请日之前已经做好了生产被控侵权产品的准备，并进行了生产。华博鑫公司亦确认其与系统电子公司存在被控产品部件的供货关系，只是认为不是被控产品的全部部件，也不认为其授权或者同意系统电子公司制造专利产品。据此，一审法院认为系统电子公司的先用权抗辩成立，系统电子公司依法可以在原有范围内继续制造、使用。故判决：驳回华博鑫公司的诉讼请求。

华博鑫公司不服，提起上诉。

广东省高级人民法院二审认为，本案的争议焦点为系统电子公司的先用权抗辩是否成立。系统电子公司主张其在本案专利申请日以前已经完成生产相同产品的准备，且已经制造了相同产品，据此提交了部分五金件设计图、材料承认书、零件规格检验书、《海关出口货物报关单》、《成品送货单》、《公证书》、《增值税发票》等。但从前述证据来看，记载有时间的设计图及承认书、零件规格检验书、《成品送货单》、《增值税发票》所涉产品均为型号不一的不同零部件，并非完整产品，亦无法确定其组装方式，无法确定与本案相关；《海关出口货物报关单》仅记载“电视游戏机方向盘、电视游戏汽车方向盘配件”等，既未记载型号亦无产品附图，无法确定指向本案被诉产品；相关公证书所指向的外国网站只披露了方向盘产品正面视图，无法确定其具体结构及技术方案，所记载的产品名称型号亦与被诉产品不同，无法证明该产品即本案被诉产品。故系统电子公司关于其在涉案专利申请日前已经完成生产并对外公开销售被诉产品的主张不能成立，不应予以支持。系统电子公司虽主张其在专利申请日前已做好生产被诉产品准备，但其在二审庭审中又自述其并未生产过产品部件，均系向华博鑫公司采购，该陈述与其主张存在矛盾。退一步而言，即使本案证据可以证明系统电子公司在本案专利申请日前已经做好生产被诉侵权产品的准备，其先用权抗辩亦不能成立。理由是：先用权抗辩制度旨在弥补我国实施的“先申请制”专利制度缺陷，避免因为专利授予，导致善意的先用者无法继续实施行为、有失公平的情况。本案中，根据双方当事人对业务合作关系的陈述、单据以及华博鑫公司出具的《智慧财产权担保书》，可以认定系统电子公司相关被诉产品方案均来源于华博鑫公司，系统电子公司系在华博鑫公司的授权许可下对被诉产品进行组装生产。双方的技术许可使用关系及相关产品技术方案来源是客观清楚的，这种许可使用关系并不因为华博鑫公司将相关技术方案进行专利申请并获得授权的时间在后，而发生逆转。故系统电子公司这种在先使用并非独立研发所得或者从他人处合法获得，不构成独立于专利权人的在先使用,不属于先用权抗辩制度所保护的善意先用者。此外，从公平角度而言，专利权人有权选择对自己技术方案的保护模式，若仅仅因为其在后申请专利，就导致其之前作为商业秘密保护并授权使用的技术丧失继续获得对价的权利，显然不公平不合理，更不符合专利制度及先用权抗辩制度鼓励创新发明、保护善意第三人的宗旨。综上，系统电子公司的先用权抗辩不成立，在华博鑫公司终止了系统电子公司对涉案专利产品的合作后，系统电子公司对涉案专利技术不再享有实施权利。系统电子公司虽在二审中主张其对相关技术方案的研发也存在贡献，但仅能提交部分设计图和材料承认书，相关证据均仅涉及个别零部件的尺寸、规格，与本案被诉落入专利保护范围的方案没有直接关系，故其所谓的也是技术方案共同研发人的主张不能成立，不应予以支持。

系统电子公司对一审法院认定被诉侵权产品落入华博鑫公司专利保护范围并无异议，可以认定系统电子公司未经华博鑫公司许可，为生产经营目的，制造、销售专利产品，侵害了华博鑫公司享有的专利权，依法应承担停止侵权行为和赔偿损失等民事责任。关于赔偿数额，鉴于因本案侵权行为导致的权利人损失或侵权人获益均无充分证据证实，二审法院根据涉案专利的类别、侵权行为的性质、规模和情节，以及华博鑫公司为本案维权的合理支出，确定系统电子公司赔偿华博鑫公司20000元。故判决：一、撤销深圳市中级人民法院（2014）深中法知民初字第500号民事判决，系统电子公司于判决发生法律效力之日起立即停止制造、销售侵害华博鑫有限公司名称为“一种游戏机方向盘底座”，专利号为ZL201220422438.5实用新型专利的产品，并销毁库存侵权产品及专用生产模具；二、系统电子公司于判决发生法律效力之日起十日内赔偿华博鑫公司经济损失及合理开支共20000元；三、驳回华博鑫公司的其他诉讼请求。

（编写人：喻洁）